Dennis Uijlenbroek
In franchiseformules wordt niet altijd even veel aandacht besteed aan het actief beschermen van de merk- en handelsnamen en actief op te treden bij inbreuk. Dat dit wel belangrijk is volgt uit de onderstaande uitspraak, die speelt rondom het merk “DeLorean”, bekend om zijn markante roestvrijstalen auto’s.
De zaak speelt tussen DeLorean Motor Company (DMC), de in Texas gevestigde onderneming die de DeLorean-auto’s en -onderdelen verkoopt, en een voormalige franchisenemer gevestigd in Nederland. In 2006 werd een franchiseovereenkomst gesloten, waarmee de franchisenemer het recht kreeg om onder de naam “DeLorean Motor Company Europe” te opereren en gebruik te maken van de merknaam en logo’s van DMC. In 2016 beëindigde DMC de franchiseovereenkomst en sommeerde de franchisenemer om te stoppen met het gebruik van de DMC-merknaam, handelsnaam en intellectuele eigendommen. De franchisenemer bleef echter de naam “DeLorean” en gerelateerde merken gebruiken, registreerde in 2017 het merk “DeLorean EU”, en gebruikte foto’s van DMC zonder toestemming.
DMC startte een rechtszaak tegen de voormalige franchisenemer en vorderde 1) Nietigverklaring van het merk “DeLorean EU”, omdat het verwarring veroorzaakte met de eigen merken; 2) Stopzetting van het gebruik van de DMC-handelsnaam en domeinnaam, omdat deze de indruk wekten dat de franchisenemer nog steeds verbonden was aan DMC; 3) Stopzetten van het gebruik van fotomateriaal die onder de franchiseovereenkomst waren verstrekt, die de franchisenemer zonder toestemming gebruikt; en 4) Schadevergoeding voor het onrechtmatig gebruik van het merk en de auteursrechtelijke materialen. De franchisenemer voerde als verweer aan dat hij al vóór de franchiseovereenkomst handelsnamen als “DeLorean EU” had gebruikt en daarmee een ouder recht had, DMC te laat had gereageerd en de inbreuken daardoor verwerkt (bewust gedoogd) had en dat zijn gebruik van de merknaam een zogeheten “refererend merkgebruik” was, omdat het nodig was om zijn diensten aan te duiden.
De rechtbank verklaarde zich niet bevoegd om over de franchiseovereenkomst te oordelen, omdat daarin was vastgelegd dat de Texaanse rechtbank bevoegd was. Wél bevoegd was de rechtbank om te oordelen over merkinbreuk, handelsnaamrechten en auteursrechtinbreuk, op basis van EU- en Benelux-wetgeving.
Het merk “DeLorean EU” leek sterk op de geregistreerde merken van DMC en het gebruik ervan veroorzaakte verwarringsgevaar bij consumenten, vooral omdat DMC en de franchisenemer eerder een samenwerking hadden. Het gebruik van de naam “DeLorean Motor Company Europe” en gerelateerde domeinnamen suggereerde daarom nog steeds een commerciële band met DMC. De rechtbank verklaarde het merk “DeLorean EU” nietig en gelastte de doorhaling ervan in het Benelux merkenregister en beval de wijziging van de handelsnaam en het stopzetten van het gebruik van de domeinnaam. De foto’s waren zonder toestemming van DMC gebruikt en het gebruik ervan moest ook worden gestaakt. Ook moest de franchisenemer een rectificatie plaatsen op zijn website waarin hij erkende dat hij ten onrechte het merk had gebruikt.
Het meest interessant nog was het verweer van de franchisenemer dat DMC jarenlang niet had opgetreden en dat hij daardoor mocht aannemen dat DMC de inbreuk had geaccepteerd bij wijze van bewuste rechtsverwerking of gedogen. De rechtbank stelde echter vast dat DMC pas in 2022 kennisnam van de omvang van de inbreuk en hier direct tegen optrad, waardoor geen sprake was van bewuste rechtsverwerking of gedogen: dit vereist immers dat merkhouder daadwerkelijk op de hoogte is van de inbreuk, maar niets doet om dit te voorkomen en bewust laat voortduren.
Deze uitspraak benadrukt hoe belangrijk het is voor franchiseorganisaties om hun merk actief te beschermen en snel juridische stappen te ondernemen bij inbreuken. Immers, als een merkhouder te lang wacht met optreden tegen inbreuk, kan de tegenpartij beweren dat het gebruik is gedoogd. In deze zaak was DMC nog net op tijd. Daarom geldt: hoe langer een inbreuk voortduurt, hoe complexer het wordt om deze aan te vechten.
Dennis Uijlenbroek
Ludwig & Van Dam advocaten, franchise juridisch advies.
Wilt u reageren? Mail dan naar uijlenbroek@ludwigvandam.nl