Online merkgebruik door wederverkopers en dealers die geen franchisenemer zijn: wat mag wel en wat mag niet.

Gepubliceerd op , door De Nationale Franchise Gids

Margot Span Koster Advocaten

Een franchisegever is in beginsel vrij om franchisenemers te selecteren die hij geschikt acht. Bij franchise is contractsvrijheid het uitgangspunt. Uit het oogpunt van bescherming van de franchiseformule zal een franchisegever ook beperkingen willen opleggen in het aantal franchisenemers, de geografische spreiding, de gebieden waarin de formule mag worden geëxploiteerd en aan wie de franchisenemers de producten mogen doorverkopen. Een franchisegever kan er dan voor kiezen een franchisesysteem als selectief of exclusief distributiesysteem vorm te geven. Een franchisegever krijgt dan te maken met de grenzen van het mededingingsrecht. Daar gaat het in deze column niet over.

In deze column staat de vraag centraal of een dealer of wederverkoper die geen franchisenemer is een merk mag gebruiken voor de verkoop van merkproducten van de franchisegever?

Merkgebruik in domeinnamen op de website, in handelsnamen, in e-mailadressen of via social media kanalen door wederverkopers en dealers kan voor een franchisegever en de franchisenemers een doorn in het oog zijn. Vooral als dit de eigen marketing- en merkstrategie van de franchiseformule doorkruist.

Uit de Europese rechtspraak volgt dat een wederverkoper of dealer het merk mag gebruiken voor de aankondiging van de verdere verhandeling van de merkproducten (lees: in reclame) indien de merkproducten met toestemming van de merkhouder in de EER (Europese Economische Ruimte) op de markt zijn gebracht. Indien dit het geval is, dan mag de wederverkoper of dealer in reclame-uitingen onder omstandigheden ook het merk en het logo van de merkhouder gebruiken voor het aanbieden van zijn producten. Dit gebruik wordt dan gezien als bonafide refererend merkgebruik. Hierbij maakt het niet uit of de wederverkoper of dealer deze merkproducten nu rechtstreeks van de franchisegever/ merkhouder heeft gekocht of niet.

Maar er kan ook sprake zijn van merkgebruik dat als niet eerlijk gebruik wordt gezien, tegen welk gebruik de franchisegever/merkhouder zich kan verzetten. Wanneer is er nu sprake van niet eerlijk merkgebruik door wederverkopers en dealers? Hiervan is sprake indien door het gebruik van het merk bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een bijzondere commerciële band tussen de wederverkoper of dealer en de franchisegever/merkhouder bestaat. Het publiek kan daardoor denken dat een wederverkoper onderdeel uitmaakt van de franchiseformule. Deze indruk kan ontstaan als de wederverkoper of dealer het merk, eventueel in combinatie met andere tekens zoals de handelsnaam of domeinnaam, gebruikt of gebruikt als onderscheidingsteken voor zijn onderneming of de aangeboden diensten. Het merk wordt dan niet alleen gebruikt voor de reclame-uitingen van de merkproducten.

Recent heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat een wederverkoper van onder meer schilderproducten van het merk Talens door de registratie en het gebruik van het merk Talens in (onder meer) een domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van Talens. De wederverkoper verkocht de Talens producten via de webshop: www.talensshop.nl:

Talensshop

Het Hof is van oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar nu de wederverkoper het woord Talens geheel in de domeinnaam heeft overgenomen en het woordelement ‘shop’ slechts  beschrijvend is. De waren en diensten van de wederverkoper voor wat betreft de Talens-producten zijn volgens het Hof soortgelijk. Ook het publiek waar Talens en de wederverkoper zich op richten, te weten consumenten van schilder- en tekenbondigheden, is hetzelfde. Bovendien speelt een rol dat de wederverkoper door het gebruik van het merk Talens in onder andere de domeinnaam profiteert van de reputatie en het onderscheidend vermogen van het bekende merk Talens.

Het Hof oordeelt dan ook dat sprake is van merkinbreuk. Er wordt door de wederverkoper de indruk gewekt dat sprake is van een bijzondere commerciële band zodat geen sprake is van eerlijk merkgebruik. Talens heeft dan ook een gegronde reden om zich tegen dit gebruik te verzetten voor zover de Talens merken worden gebruikt op een andere manier dan het gebruik in reclame ten behoeve van het aanbieden van merkproducten.

Het gebruik van disclaimers op de website met de aanduiding “onafhankelijk Talens dealer”  of “deze website is geen onderdeel van Royal Talens” maakt dit oordeel niet anders. Het gebruik van het woord ‘dealer’ suggereert volgens het Hof bovendien een bijzondere band met Talens.

Franchisegevers/merkhouders kunnen dus wel degelijk optreden tegen het gebruik van het merk door wederverkopers voor zover dit gebruik verder gaat dan het gebruik in reclame ten behoeve van het aanbieden van de merkproducten.

De wederverkoper van de Talensproducten mag de domeinnaam talensshop.nl niet meer gebruiken. De merkhouder wel:

Talensshop2

 

 

 

 

 

Delen:

Laatste franchisenieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

skyscraper-banner-website

franchise-season-art-class