Het merk is onlosmakelijk verbonden met de franchiseformule. De franchisegever zal het merk immers niet louter zelf gaan gebruiken, maar hij zal het in gebruik geven (licentie) aan franchisenemers die het vervolgens allemaal identiek moeten gaan gebruiken. Een merk is het symbool voor de identiteit en de reputatie van de franchiseformule en vormt daarmee een waardevolle asset voor de franchisegever. Denk bijvoorbeeld aan het wereldberoemde gele M-logo, dat vrijwel iedereen direct associeert met de fastfoodketen McDonald’s.
Een merkregistratie geeft de franchisegever als merkhouder exclusieve rechten om het merk in het land of regio waar het merk is geregistreerd (bijvoorbeeld de Benelux) voor bepaalde waren en/of diensten te gebruiken. Hierdoor wordt voorkomen dat anderen – zonder toestemming van de franchisegever – het merk kunnen gebruiken en daarmee de reputatie van de franchiseformule wordt aangetast. Het geeft de franchisegever handvatten om op te treden tegen derden die zijn merk, bijvoorbeeld de bedrijfsnaam, gebruiken.
Registreren van een merk
Nadat de franchisegever zijn oorspronkelijke franchise heeft uitgedacht, kan hij de mogelijke bestanddelen van dit concept laten beschermen door een of verschillende merken. Merkbescherming wordt aangevraagd voor bepaalde landen of regio’s. Voor merkbescherming in Nederland, kan een Benelux merk worden aangevraagd waarmee bescherming wordt verkregen in België, Nederland en Luxemburg. Een merkaanvraag kan dan worden ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Een merkregistratie voor de gehele Europese Unie, ook wel ‘Uniemerk’ genoemd, wordt ingediend bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Bij het merkenrecht speelt het principe van ‘first come first served’. Diegene die het merk als eerst registreert, kan een ander beletten hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken. Er worden wel grenzen gesteld aan dit monopolie. Zo dient bij de merkregistratie nauwgezet worden aangegeven voor welke producten of diensten bescherming wordt geclaimd. Zij worden gerangschikt in 45 verschillende waren- en dienstenklassen.
Om als merk te kunnen worden geregistreerd, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo mag het merk niet louter beschrijvend zijn, hetgeen inhoudt dat het merk geen kenmerken of eigenschappen van het product of de dienst mag omschrijven. Wil je fietsen verkopen onder het merk ‘De Fietsenwinkel’, dan is het onwaarschijnlijk dat je voor die naam een merkenrechtelijke bescherming kunt krijgen. Als een franchisegever een generieke of beschrijvende term wil vastleggen, is het derhalve raadzaam om over alternatieven na te denken of visuele elementen aan het merk toe te voegen.
Gebruik van het merk in franchiseverband
Nadat het merk bij het betreffende merkenbureau is geregistreerd, zal de franchisegever het merk – vaak in combinatie met het franchiseconcept en de handelsnaam – in de franchiseovereenkomst in licentie geven aan de franchisenemer. Van groot belang is om afspraken te maken over het toepassingsbereik van een licentie. Denk hierbij aan:
- de duur van de licentie;
- de mate van exclusiviteit;
- de territoriale afbakening van de licentie;
- de gevolgen die een beëindiging van een franchiseovereenkomst heeft voor de licentie.
In de praktijk blijkt dat voornamelijk het laatste punt tot geschillen leidt. Het komt namelijk regelmatig voor dat er in de franchiseovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de IE-rechten na het einde van de overeenkomst. Mag de franchisenemer bijvoorbeeld nog de handelsnaam voeren bij verkoop van restanten? En zo ja, hoe lang nog en onder welke voorwaarden? Het verdient aanbeveling dit vooraf contractueel te regelen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over het verplicht verwijderen en/of aanbieden aan de franchisegever van de merkgebonden inventarisstukken en merk-artikelen.
Conclusie
Herkenbaarheid en uniforme identiteit zijn cruciaal voor een franchiseformule. Merken zijn de kurk waarop de franchiseketen drijft en vormen daarmee waardevol bezit voor de franchisegevers. Het is daarom van groot belang om als franchisegever een zo sterk mogelijke merkenportefeuille op te bouwen waarbij woordmerken, beeldmerken en combinaties daarvan tijdig worden verlengd en bewaakt. Daarnaast is het verstandig om merkenrechtelijke aspecten van een franchiserelatie vooraf contractueel te regelen, zodat discussies achteraf zo veel mogelijk worden voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen.
Amira Mikkers
Ludwig & Van Dam Advocaten
Wilt u reageren? Mail dan naar mikkers@ludwigvandam.nl